Non è facile sintetizzare in un unico contesto tutte le azioni importanti che riguardano la commercializzazione della proprietà intellettuale. Si è resa però fondamentale per aziende e privati la necessità di trovare un riferimento pratico per le proprie attività che riguardano questo campo spesso spinoso e di non immediata comprensione. Per questo motivo cercheremo in questa breve guida di rendere fruibili ad aziende e privati alcune informazioni fondamentali nell'esercizio di attività che coinvolgono la commercializzazione della proprietà intellettuale.

Questa sarà una guida breve ma soprattutto pratica, per entrare nell'argomento e per orientarsi su scelte future.

Accordo di licenza, cessione, trasferimento

Chi si trova a detenere una proprietà intellettuale può concederne i diritti d'uso ad altre persone giuridiche: si tratta dell’accordo di licenza, tradotto per le imprese internazionali come IP licensing (IP=Intellectual Property).

Se invece l’azienda programma di guadagnare commercializzando la PI, allora dobbiamo riferirci alla disciplina della "cessione" o "trasferimento" della proprietà intellettuale.

Nella pratica, molte aziende si chiedono se in sede di negoziazione di un accordo di quest’ultimo tipo convenga mantenere la riservatezza su alcune informazioni. A tale scopo può essere conveniente stipulare un NDA (Accordo di non divulgazione), soprattutto se la proprietà intellettuale di cui si parla è una tecnologia ancora non brevettata o un altro segreto commerciale.

In questa delicata fase può essere utile avvalersi di un consulente in grado di analizzare il dovere di diligenza e altre considerazioni importanti da svolgere in sede preliminare.

Come rilasciare una licenza per proprietà intellettuale

Nel caso in cui la tua azienda o persona sia detentrice di una proprietà intellettuale (e quindi si configuri come “licenziante”), è possibile negoziare un accordo di licenza con un licenziatario, ovvero chi riceve l’autorizzazione all’utilizzo della PI. Ciò è possibile:

  • In forma esclusiva: in questo caso si parla di “licenza esclusiva” ed è previsto un solo licenziatario;
  • Con più licenziatari: queste “licenze aperte” sono invece modulabili a seconda delle necessità aziendali. Ad esempio, potrebbe aver senso distribuirle per alcuni ambiti di utilizzo, o per alcuni territori, come avviene ad esempio con il franchising.

In cambio della concessione di questa proprietà intellettuale si ottiene solitamente una percentuale sulle vendite (royalty).

A chi rimangono i diritti sulla proprietà intellettuale?

Questa è una questione di fondamentale importanza: i diritti del licenziante vengono conservati, quindi non si sta verificando un trasferimento di proprietà.

Una ricaduta pratica evidente di questo principio è che la tua azienda o persona è responsabile di mantenere il diritto di proprietà intellettuale in questione.

Le fasi per commercializzare la proprietà intellettuale - accordo di licenza

Le fasi per commercializzare la proprietà intellettuale attraverso un accordo di licenza sono, indicativamente:

  • La scelta di uno studio di avvocati specializzato in proprietà intellettuale
  • La formulazione del contratto
  • La negoziazione di alcune clausole

In generale, nell’accordo dovranno essere contenute queste informazioni:

  • Il chiarimento di quali diritti sono oggetto di accordo
  • Le date del contratto (inizio, durata e termine)
  • Le condizioni d’uso della proprietà intellettuale, temporali, d’ambito e territoriali
  • L’ammontare delle royalties o di un eventuale compenso forfettario
  • La specificazione della misura in cui l’accordo è esclusivo

Cessioni di diritti di proprietà intellettuale

È possibile trasferire interamente i propri diritti di proprietà intellettuale, cedendola a terzi. Questo argomento interessa chi si occupa di brevetti, copyright o diritto d'autore, marchi e simili.

In alcuni casi è possibile mantenere il diritto all’utilizzo della proprietà intellettuale, ma bisogna aver cura di specificarlo nell’accordo.

Elementi in un contratto di cessione di proprietà intellettuale

  • PI da trasferire, con numero di registrazione e altri dettagli identificativi utili
  • compensazione economica che il cessionario verserà
  • discuti eventuali garanzie per dettagli specifici e includile nell'accordo
  • Specifica la giurisdizione a cui dovrà sottostare l’accordo

Attenzione!!! Sia i Contratti di cessione che di licenza d’uso per essere opponibili a terzi devono essere formalizzati e registrati presso un ufficio ad hoc

Studio Mallozzi, Fiaschi & Partners è al tuo fianco per assisterti in questo percorso.